Acórdão nº 6/15.5YHLSB.L1-1 de Tribunal da Relação de Lisboa, 13 de Setembro de 2016

Magistrado Responsável:RUI VOUGA
Data da Resolução:13 de Setembro de 2016
Emissor:Tribunal da Relação de Lisboa
RESUMO

1.A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço. 2. Existe risco (senão de confusão), pelo menos, de associação entre a marca registanda “WIT LIVING LIFE BRANDS ONLINE OFFLINE” com a configuração e as marcas “WIT software” da... (ver resumo completo)

 
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Decisão Texto Parcial:


Acordam os Juizes, no Tribunal da Relação de Lisboa.

RELATÓRIO: WIT–SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA ......, S.A.

(sociedade comercial de direito português com sede em Centro de Empresas de..., Estrada de Condeixa, ..., Ameal e Arzila, 3045 508 ...) interpôs recurso, para o Tribunal da Propriedade Intelectual, do despacho (publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 29/10/2014) proferido pelo Director do Departamento de Marcas, Desenhos ou Modelos do INPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL) – por delegação de competências do respectivo Conselho Directivo - que concedeu o registo da marca nacional n.º 527211 - em nome de WIT EXPONENTIAL –......, LDA.

(sociedade com sede na Rua do C..., n.º ..., 2...-0... C...), destinada a assinalar serviços das classes 35ª, 39ª e 42ª da Classificação Internacional de Nice, pedindo que fosse ser revogado o despacho recorrido, ordenando-se a recusa do registo da aludida marca nº 527211, por violação do artigo 239º, n.º 1 alíneas a) e e) e n.º 2 al. a) do Código da Propriedade Industrial.

Para tanto, alegou, em síntese, que: -a marca em questão constitui uma imitação das suas marcas nacional nº. 424822   e comunitária nº 007251879 , cujo registos foram, respectivamente, pedidos em 21/11/2007 e em 24/09/2008, para assinalar serviços e produtos relacionados com computadores, programas de computadores, consultadoria no domínio do hardware e software, telecomunicações, etc., nas classes 42ª, 9ª e 38ª da Classificação Internacional de Nice; -a confusão que se estabelecerá entre as aludidas marcas da Recorrente e a ora concedida à Recorrida permitirá a esta fazer concorrência desleal.

A Recorrida WIT EXPONENTIAL - ... ..., LDA.

deduziu Oposição, pugnando pela improcedência do recurso interposto pela WIT – SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA ......, S.A.

e pela manutenção do despacho do INPI que lhe concedeu o registo da referida marca nacional nº 527.211.

Por sentença proferida em 30/06/2015, o juiz do 2º Juízo do Tribunal da Propriedade Industrial julgou improcedente o recurso interposto pela Recorrente e, em consequência, manteve o despacho proferido pelo Director do Departamento de Marcas, Desenhos ou Modelos do INPI, que concedeu o pedido de registo da marca nacional n.º 527.211 (mista), com a seguinte configuração: Inconformada com o assim decidido, a Recorrente WIT – SOFTWARE, CONSULTORIA E SOFTWARE PARA ......, S.A.

 apelou para esta Relação da referida sentença, tendo rematado as concernentes alegações com as seguintes conclusões: «A.O Tribunal a quo deixou de pronunciar-se sobre questão suscitada pela Apelante em sede de Requerimento Inicial, em concreto, quanto à verificação dos requisitos contidos no artigo 239.º, n.º 1, e) e 245.º do CPI, ou seja, o tribunal não aferiu da existência de risco de confusão ou associação entre a denominação social WIT-SOFTWARE da Apelante e a marca registanda e, consequentemente, da necessidade de recusa de protecção ao pedido de registo da marca nacional n.º 527211 para assinalar serviços nas classes 35, 39 e 42. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 615.º, n.º1, d) tal omissão de pronúncia determina a nulidade da sentença.

B.Tomando em consideração a factualidade relevante para a boa decisão da causa, os factos alegados e a prova documental carreada para os autos, a decisão proferida pelo Tribunal a quo quanto à matéria de facto deverá ser alterada, ao abrigo do disposto no artigo 640.º e 662.º, n.º 1 do CPC.

C.O Tribunal a quo deu como assente que “A recorrente é titular do registo de denominação social “WIT-SOFTWARE” (cf. Facto 4 da sentença). Contudo, com base no documento n.º 4 junto com o Requerimento Inicial pela ora Apelada, correspondente à certidão permanente da WITSOFTWARE, e por ser relevante para a boa decisão da causa, deveria ter sido dado como facto assente o seguinte facto: 4 - A recorrente é titular do registo da denominação social “WITSOFTWARE” desde 24.11.2000 para prosseguir o objecto social de consultoria e desenvolvimento de software para a ......, sistemas de informação, comercialização de software e formação.

D.Ademais, o Tribunal a quo deu como assente que “No mercado existem as marcas comunitárias n.ºs 003558053 e 010198927, respectivamente “WITEE” e “WITEO”, ambos assinalando, entre outros, produtos e serviços da classe 42ª relacionados com produtos informáticos e telecomunicações”. Sem prejuízo da falta de relevância do facto em referência para a boa decisão da causa, o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento, porquanto não foi carreada para os autos qualquer prova que permitisse sustentar tal posição. Consequentemente, tal facto deverá ser excluído da decisão dobre a matéria de facto.

E.O pedido de registo da marca nacional n.º 527211 WIT LIVING LIFE BRANDS ONLINE OFFICE não merece protecção nos termos do artigo 239.º, n.º 1, alínea a), n.º 2, alínea a) do CPI, tendo-se por verificados todos os requisitos do conceito legal de imitação contidos no artigo 245.º, n.º, alíneas a), b) e c) do CPI.

F.Conforme constatado pelo Tribunal a quo há serviços que a Apelada pretende assinalar com a marca registanda nas classes 35, 39 e 42 que são idênticos ou afins aqueles que são assinalados pela marca de registo nacional n.º 424822 e pela marca de registo comunitário n.º 007251879 da Apelante, ambas beneficiando de prioridade de registo, que se destinam a assinalar produtos na classe 9 e serviços nas classes 38 e 42. E tais serviços são evidentemente susceptíveis de serem prestados no âmbito de exclusivo conferido pela denominação social WIT-SOFTWARE.

G.Sucede que o Tribunal a quo não ajuizou das semelhanças dos sinais em confronto ou do risco de confusão, em concreto, de associação, à luz do disposto no artigo 245.º, n.º 1, c) CPI e não considerou o perfil do consumidor médio tal como estabelecido jurisprudencialmente.

H.Na comparação visual de marcas mistas, dever-se-á atender ao número de letras que se encontram na mesma sequência e se a marca mista é de tal forma estilizada que comprometa o reconhecimento e legibilidade do elemento nominativo.

[1] I..O elemento preponderante das marcas e denominação social WIT SOFTWARE é precisamente o elemento WIT, na medida em que tal elemento surge graficamente evidenciado dos demais elementos. Veja-se que o elemento WIT é destacado pela aposição de um hífen face aos demais elementos no caso da denominação social WIT-SOFTWARE, Consultoria e Software para ....... Por seu turno, no caso da marca WIT SOTWARE, o elemento WIT adopta uma dimensão substancialmente maior, surgindo em primeiro plano na composição da marca. Acresce que, o elemento WIT é aquele que guarda maior distância face aos produtos e serviços assinalados sendo que os demais elementos, designadamente, SOFTWARE – CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A ...... e SOFTWARE são evidentemente descritivos da actividade susceptível de ser desenvolvida pela Apelante e dos serviços e produtos assinalados.

J.Ora, a marca registanda WIT LIVING LIFE BRANDS ONLINE OFFLINE não só reproduz na íntegra tal elemento preponderante como, no contexto da sua composição, WIT assume-se como visualmente preponderante, assumindo-se com o tipo de letra substancialmente maior face aos demais elementos.

K.Mesmo que o elemento figurasse na composição da marca registanda tal como reproduzido na sentença e tal como descrito pela Apelada no seu pedido de registo, ou seja, como WITLIVING, tal circunstância não seria bastante para afastar a autonomia e preponderância do elemento WIT. Sucede que o consumidor médio nacional possui conhecimentos médios da língua inglesa como resultado do seu ensino obrigatório e da exposição à música, séries televisivas e filmes em língua inglesa. Ora, a marca registanda combina os vocábulos pré-existentes da língua inglesa WIT, LIVING, LIFE, BRANDS, ONLINE OFFLINE. Em particular, a combinação dos elementos WIT LIVING é conforme com as regras gramaticais da língua inglesa, ou seja, a colocação do adjectivo antes do substantivo. A combinação dos elementos WIT LIVING não impõe uma cadência fonética nem deixa uma impressão diferenciada face àquela que prevalece sendo a marca efectivamente composta pelas palavras autonomizadas WIT e LIVING.

L.O consumidor sempre apreenderia a marca WIT LIVING como uma expressão composta por duas palavras com autonomia. Ademais, na medida em que em Portugal impera a regra da escrita e da leitura da esquerda para a direita, o vocábulo WIT será aquele que captará primeiramente a atenção do consumidor e que, consequentemente, será com maior probabilidade memorizado e referido em comunicação oral e escrita.

[2] WIT impõe-se sobre o elemento LIVING porquanto constitui um vocábulo curto, agudo e de fácil expressão, desse modo facilitando a comunicação na celeridade imposta pela conversação coloquial.

M.Veja-se que o próprio Tribunal a quo que constata a circunstância de ”sobressair o vocábulo “WIT” em todas as marcas” (sublinhado e negrito nossos) ainda que para concluir infundadamente que “tal expressão fica diluída no conjunto da palavra “WITLIVING””[3] N.Importa ainda salientar que o consumidor médio, impossibilitado de comparar a todo o tempo a marca que conhece com a marca subsequente, confiará na memória imperfeita que daquela tem e que, naturalmente, se focará no elemento preponderante. Logo, não pode colher o entendimento do Tribunal a quo de que “o consumidor quando visualiza o sinal em causa fá-lo no seu todo, retendo na sua memória não apenas um vocábulo ou símbolo que o constituem, mas sim o sinal no seu todo, incluindo, todas as expressões e cores” [4].

O.Neste sentido, veja-se a título meramente exemplificativo o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 07.09.2015 proferido nos autos de Proc. N.º 1135-05.9TVLSB.L1 -2, no qual se pode ser que: “O consumidor médio quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento, pelo que a comparação que entre eles é feita não será simultânea mas...

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