Acórdão nº 1465/14.9YRLSB-6 de Court of Appeal of Lisbon (Portugal), 21 de Maio de 2015
| Magistrado Responsável | TOM |
| Data da Resolução | 21 de Maio de 2015 |
| Emissor | Court of Appeal of Lisbon (Portugal) |
Decisão Texto Parcial:
Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa: *** I- Relatório N... AG, sociedade constituída de acordo com as Leis da Suíça, com sede em Lichtstrasse 35, 4058 Basel, Suíça, e N... SA., com sede ..., vieram, ao abrigo do disposto no art.º 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, instaurar, no Tribunal Arbitral, a presente ação, contra D...
., sociedade de direito português, com sede ..., e outros, pedindo, entre outros, a condenação desta no pagamento de uma indemnização no valor provisório de € 4.877.000,00 (quatro milhões oitocentos e setenta e sete mil euros), sendo o valor definitivo da indemnização o que resultar da liquidação da execução da decisão arbitral, pelos prejuízos sofridos com o processo de fabrico utilizado por esta na produção do seu medicamento genérico Ácido Zoledrónico D....
Alegaram, resumidamente, que a N... AG é titular da Patente Portuguesa PT 86167, a qual tem 35 reivindicações que abrangem processos para a preparação de ácidos alcanodifosfónicos, de entre os quais o Ácido Zoledrónico, sendo essa sociedade também titular do Certificado Complementar de Proteção n.º 100, que foi concedido por referência ao medicamento da N... AG contendo Ácido Zoledrónico como substância ativa, e cuja marca é Zometa®, estendendo a proteção da patente para qualquer produto contendo Ácido Zoledrónico como substância ativa até 20 de maio de 2013. A N... AG concedeu à N... SA uma licença de exploração do CCP 100. A demandada D... encontra-se a comercializar o seu medicamento genérico – o medicamento Ácido Zoledrónico D... –, em território português, desde o dia 31 de janeiro de 2012, infringindo, desta forma, os direitos de comercialização exclusiva desse produto e decorrentes da PT 86167 e do correspondente CCP 100, cujo registo se encontrava em vigor até 20 de Maio de 2013.
A demandada contestou, confirmando a comercialização do medicamente genérico, não haver qualquer violação da reivindicação 1, pela falta completa de descrição que permita interpretar essa reivindicação e invocou a nulidade da PT86167 por falta de descrição, concluindo pela sua absolvição.
Posteriormente, veio a demandada D..., mediante requerimento apresentado em 1 de julho de 2013, requerer a suspensão da instância, alegando, em síntese: - O reconhecimento, na presente ação, da violação do direito de propriedade industrial, está dependente da decisão a proferir em ação de nulidade da Patente Portuguesa n.° 86167, já proposta no Tribunal da Propriedade Intelectual; - A ação de declaração de nulidade constitui causa prejudicial em relação à ação arbitral, já que, se a ação vier a ser julgada procedente, ficará sem fundamento o pedido de indemnização formulado na presente arbitragem; e, vice-versa, se for julgada improcedente, cairá a exceção invocada nesta arbitragem; - As Demandantes entendem que o Tribunal Arbitral é incompetente para apreciar a validade da patente, urna vez que se trata de matéria da competência exclusiva do TPI; - Ainda que o Tribunal Arbitral se declare competente para apreciar a questão da validade da patente, essa competência poderá ser-lhe negada em sede de recurso; - A ação instaurada no TPI é "o único meio de permitir à Demandada exercer cabalmente o seu direito de defesa, que, nos presentes autos, não está assegurado"; Terminou pedindo a suspensão da instância arbitral até ao trânsito em julgado da sentença que decidir a referida ação de nulidade da Patente.
As Demandantes N... AG E N... S.A., por requerimento de 12 de julho de 2013, pronunciaram-se pelo indeferimento desse pedido de suspensão da instância, sustentando ser legítima a dúvida sobre se a proposição da ação no TPI não visou unicamente a suspensão da instância arbitral agora requerida, sendo "mais uma manobra de natureza dilatória", estando preenchidas as exceções previstas no n.° 2 do artigo 279.° do Código de Processo Civil e que obstam à suspensão da instância.
Por despacho proferido em 2 de agosto de 2013, pelo Senhor Árbitro Presidente, foi indeferido o pedido de suspensão da instância.
Realizada a produção de prova, foi proferida a competente sentença que condenou a “D...
a pagar às Demandantes uma indemnização no valor provisório de € 2.433.333,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três euros), pelos danos resultantes da comercialização do medicamento Ácido Zoledrónico D... desde 31 de janeiro de 2012 até 20 de maio de 2013, quando estava ainda em vigor o Certificado Complementar de Proteção n.º 100, que estendia o âmbito de proteção da Patente Portuguesa n.º 86167, a qual protegia o processo de obtenção da substância ativa Ácido Zoledrónico”.
Inconformada com esta decisão, dela veio a requerida D...
interpor o presente recurso, bem como da decisão interlocutória proferida em 2 de agosto de 2013, apresentando, após o corpo alegatório, as seguintes conclusões:
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Da decisão interlocutória de 02-08-2013.
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A suspensão da instância requerida pela Demandada em 01.07.2013 foi indeferida pelo douto despacho do Senhor Árbitro Presidente de 02.08.2013, porque o Tribunal Arbitral se julgou competente para apreciar a questão da nulidade da PT 86167, no âmbito da exceção deduzida pela Demandada, ora apelante, na sua defesa.
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Apesar de a Demandada/apelante, na sua defesa, ter alegado que se verifica uma extensão de alterações e melhorias no processo de obtenção do ácido Zoledrónico relativamente ao documento de prioridade, o que viola o disposto nos artigos 15º e 32º do Código da Propriedade Industrial de 1940 (CPI1940), na douta sentença final o Tribunal Arbitral entendeu que “não está em causa a apreciação da validade geral da patente”.
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Porém, para se poder apreciar se a sempre referida patente era ou não inválida, importava analisar qual a matéria entregue inicialmente para registo da patente em 21.11.1986 e qual a matéria da descrição entregue em 18.01.1988 ao abrigo do disposto no artigo 15º § 4º do (CPI1940), pois a invenção da descrição entregue em 18.01.1988 não corresponde à mesma matéria, ou invenção, que tinha sido entregue em 21.11.1986 no pedido reivindicado como prioridade.
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O Tribunal Arbitral, apesar de, para tanto, se ter declarado competente, acabou por não apreciar a questão da nulidade da patente tal como a Demandada a suscitou, pelo que deverá a douta sentença recorrida, nessa parte, ser revogada - pois o Tribunal Arbitral não se pronunciou sobre questão que devia apreciar, o que determina a nulidade da sentença, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 615º do CPC - ou, em alternativa, ser o douto despacho interlocutório revogado e substituído, como in fine das presentes alegações se requer.
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A Legitimidade da demandante N... AG.
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A demandante N... AG concedeu à demandante N... SA, uma licença de exploração de natureza total do produto farmacêutico “Zometa”, protegido pelo CCP n.º 100, pelo que, foi apenas a N... quem comercializou em Portugal o referido medicamento.
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Na douta sentença recorrida foi expressamente reconhecido que os danos invocados pelas Demandantes para fundamentarem o seu pedido indemnizatório foram apenas “os lucros cessantes da Demandante N...”.
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Tendo condenado a Demandada no pagamento de uma indemnização à demandante N... AG, a douta sentença recorrida fez errada interpretação do disposto no artigo 483º, n.º 1 do CC, na medida em que condenou a Demandada a indemnizar a demandante N... AG, sem que esta tenha demonstrado – como lhe competia (art. 342º, n.º 1 do CC) - ter sofrido qualquer dano imputável à conduta da Demandada.
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Impugnação da matéria de facto.
A prova produzida na audiência de discussão e julgamento foi objeto de gravação, impondo-se a reapreciação da prova gravada quanto aos factos adiante indicados, o que, desde já, se requer.
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Dos factos que, na douta sentença recorrida, foram considerados provados, alguns houve que, face à prova produzida e ou à omissão da sua alegação, deveriam ter sido considerados não provados. Tais factos são os seguintes: a) “O material base ou material de partida para a produção do Ácido Zoledrónico é o ácido imidazol-1-il acético” (Ponto 23) dos Factos Provados; b) “A PT 86167 reivindica um processo de preparação de uma família de ácidos em que se engloba o Ácido Zoledrónico, e que envolve, designadamente, a reação de um ácido apropriado de certa fórmula geral com ácido fosforoso e tricloreto de fósforo (Ponto “ 25) dos Factos Provados); c) “O processo indicado na reivindicação 1ª da PT 86167, ao prever que R1 possa ser um radical heteroaromático com 5 membros que contém 2 a 4 átomos de azoto que “não está substituído ou que está substituído/ e R2 representa hidroxilo”, engloba a produção de Ácido Zoledrónico” (Ponto 26) dos Factos Provados); d) “A reivindicação 1b tem o seguinte teor: «Processo para a preparação de um ácido alcanodifusfónico, em particular, de um ácido heteroarilalcano difusfónico de fórmula (/) em que R1 representa um radical heteroarilo com cinco membros que contêm como heteroátomos 2 a 4 átomos de azoto ou 1 (/) caracterizado por (/) se fazer reagir um composto da fórmula R1-CH2–X3 (III) em que X3 é um grupo carboxi (/), em que o radical R1 pode ser substituído pode ter um átomo de azoto temporariamente protegido com ácido fosforoso e tricloreto fosforoso e, quando se parte de um composto da fórmula III (/)» (Ponto 29) dos Factos Provados); e) Consta deste ponto uma transcrição parcial da reivindicação 2b), constante do Doc. 1 junto com a petição inicial. (Ponto 32) dos Factos Provados); f) “A PT 86167 corresponde à Patente Europeia 0275821B1 e é também semelhante à espanhola e americana, que reivindicam a mesma prioridade (Doc. n.º 15 junto à petição inicial e depoimento da Doutora M...)”. (Ponto 34) dos Factos Provados); g) “É improvável que um técnico com conhecimentos na área, lendo o texto da reivindicação 1ª, alínea b) da PT 86167, onde a falta de uma vírgula poderia constituir entrave à compreensão do mesmo por um leigo, conclua que se estaria...
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