Acórdão nº 1465/14.9YRLSB-6 de Tribunal da Relação de Lisboa, 21 de Maio de 2015

Magistrado Responsável:TOM
Data da Resolução:21 de Maio de 2015
Emissor:Tribunal da Relação de Lisboa
RESUMO

- O tribunal arbitral, bem como o tribunal estadual, ainda que a título meramente incidental ou por via de exceção processual, carece de competência para decidir da nulidade ou anulabilidade de patente ou outro direito de propriedade industrial, cabendo ao Tribunal da Propriedade Intelectual declarar a nulidade em ação declarativa instaurada com essa finalidade, nos termos do art.º 35.º do C. P.... (ver resumo completo)

 
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Decisão Texto Parcial:

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa: *** I- Relatório N... AG, sociedade constituída de acordo com as Leis da Suíça, com sede em Lichtstrasse 35, 4058 Basel, Suíça, e N... SA., com sede ..., vieram, ao abrigo do disposto no art.º 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, instaurar, no Tribunal Arbitral, a presente ação, contra D...

., sociedade de direito português, com sede ..., e outros, pedindo, entre outros, a condenação desta no pagamento de uma indemnização no valor provisório de € 4.877.000,00 (quatro milhões oitocentos e setenta e sete mil euros), sendo o valor definitivo da indemnização o que resultar da liquidação da execução da decisão arbitral, pelos prejuízos sofridos com o processo de fabrico utilizado por esta na produção do seu medicamento genérico Ácido Zoledrónico D....

Alegaram, resumidamente, que a N... AG é titular da Patente Portuguesa PT 86167, a qual tem 35 reivindicações que abrangem processos para a preparação de ácidos alcanodifosfónicos, de entre os quais o Ácido Zoledrónico, sendo essa sociedade também titular do Certificado Complementar de Proteção n.º 100, que foi concedido por referência ao medicamento da N... AG contendo Ácido Zoledrónico como substância ativa, e cuja marca é Zometa®, estendendo a proteção da patente para qualquer produto contendo Ácido Zoledrónico como substância ativa até 20 de maio de 2013. A N... AG concedeu à N... SA uma licença de exploração do CCP 100. A demandada D... encontra-se a comercializar o seu medicamento genérico – o medicamento Ácido Zoledrónico D... –, em território português, desde o dia 31 de janeiro de 2012, infringindo, desta forma, os direitos de comercialização exclusiva desse produto e decorrentes da PT 86167 e do correspondente CCP 100, cujo registo se encontrava em vigor até 20 de Maio de 2013.

A demandada contestou, confirmando a comercialização do medicamente genérico, não haver qualquer violação da reivindicação 1, pela falta completa de descrição que permita interpretar essa reivindicação e invocou a nulidade da PT86167 por falta de descrição, concluindo pela sua absolvição.

Posteriormente, veio a demandada D..., mediante requerimento apresentado em 1 de julho de 2013, requerer a suspensão da instância, alegando, em síntese: - O reconhecimento, na presente ação, da violação do direito de propriedade industrial, está dependente da decisão a proferir em ação de nulidade da Patente Portuguesa n.° 86167, já proposta no Tribunal da Propriedade Intelectual; - A ação de declaração de nulidade constitui causa prejudicial em relação à ação arbitral, já que, se a ação vier a ser julgada procedente, ficará sem fundamento o pedido de indemnização formulado na presente arbitragem; e, vice-versa, se for julgada improcedente, cairá a exceção invocada nesta arbitragem; - As Demandantes entendem que o Tribunal Arbitral é incompetente para apreciar a validade da patente, urna vez que se trata de matéria da competência exclusiva do TPI; - Ainda que o Tribunal Arbitral se declare competente para apreciar a questão da validade da patente, essa competência poderá ser-lhe negada em sede de recurso; - A ação instaurada no TPI é "o único meio de permitir à Demandada exercer cabalmente o seu direito de defesa, que, nos presentes autos, não está assegurado"; Terminou pedindo a suspensão da instância arbitral até ao trânsito em julgado da sentença que decidir a referida ação de nulidade da Patente.

As Demandantes  N... AG E N... S.A., por requerimento de 12 de julho de 2013, pronunciaram-se pelo indeferimento desse  pedido de suspensão da instância, sustentando ser  legítima a dúvida sobre se a proposição da ação no TPI não visou unicamente a suspensão da instância arbitral agora requerida, sendo "mais uma manobra de natureza dilatória", estando preenchidas as exceções previstas no n.° 2 do artigo 279.° do Código de Processo Civil e que obstam à suspensão da instância.

Por despacho proferido em 2 de agosto de 2013, pelo Senhor Árbitro Presidente, foi indeferido o pedido de suspensão da instância.

Realizada a produção de prova, foi proferida a competente sentença que condenou a “D...

a pagar às Demandantes uma indemnização no valor provisório de € 2.433.333,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três euros), pelos danos resultantes da comercialização do medicamento Ácido Zoledrónico D... desde 31 de janeiro de 2012 até 20 de maio de 2013, quando estava ainda em vigor o Certificado Complementar de Proteção n.º 100, que estendia o âmbito de proteção da Patente Portuguesa n.º 86167, a qual protegia o processo de obtenção da substância ativa Ácido Zoledrónico”.

Inconformada com esta decisão, dela veio a requerida D...

interpor o presente recurso, bem como da decisão interlocutória proferida em 2 de agosto de 2013, apresentando, após o corpo alegatório, as seguintes conclusões:

  1. Da decisão interlocutória de 02-08-2013.

    1. A suspensão da instância requerida pela Demandada em 01.07.2013 foi indeferida pelo douto despacho do Senhor Árbitro Presidente de 02.08.2013, porque o Tribunal Arbitral se julgou competente para apreciar a questão da nulidade da PT 86167, no âmbito da exceção deduzida pela Demandada, ora apelante, na sua defesa.

    2. Apesar de a Demandada/apelante, na sua defesa, ter alegado que se verifica uma extensão de alterações e melhorias no processo de obtenção do ácido Zoledrónico relativamente ao documento de prioridade, o que viola o disposto nos artigos 15º e 32º do Código da Propriedade Industrial de 1940 (CPI1940), na douta sentença final o Tribunal Arbitral entendeu que “não está em causa a apreciação da validade geral da patente”.

    3. Porém, para se poder apreciar se a sempre referida patente era ou não inválida, importava analisar qual a matéria entregue inicialmente para registo da patente em 21.11.1986 e qual a matéria da descrição entregue em 18.01.1988 ao abrigo do disposto no artigo 15º § 4º do (CPI1940), pois a invenção da descrição entregue em 18.01.1988 não corresponde à mesma matéria, ou invenção, que tinha sido entregue em 21.11.1986 no pedido reivindicado como prioridade.

    4. O Tribunal Arbitral, apesar de, para tanto, se ter declarado competente, acabou por não apreciar a questão da nulidade da patente tal como a Demandada a suscitou, pelo que deverá a douta sentença recorrida, nessa parte, ser revogada - pois o Tribunal Arbitral não se pronunciou sobre questão que devia apreciar, o que determina a nulidade da sentença, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 615º do CPC - ou, em alternativa, ser o douto despacho interlocutório revogado e substituído, como in fine das presentes alegações se requer.

  2. A Legitimidade da demandante N... AG.

    1. A demandante N... AG concedeu à demandante N... SA, uma licença de exploração de natureza total do produto farmacêutico “Zometa”, protegido pelo CCP n.º 100, pelo que, foi apenas a N... quem comercializou em Portugal o referido medicamento.

    2. Na douta sentença recorrida foi expressamente reconhecido que os danos invocados pelas Demandantes para fundamentarem o seu pedido indemnizatório foram apenas “os lucros cessantes da Demandante N...”.

    3. Tendo condenado a Demandada no pagamento de uma indemnização à demandante N... AG, a douta sentença recorrida fez errada interpretação do disposto no artigo 483º, n.º 1 do CC, na medida em que condenou a Demandada a indemnizar a demandante N... AG, sem que esta tenha demonstrado – como lhe competia (art. 342º, n.º 1 do CC) - ter sofrido qualquer dano imputável à conduta da Demandada.

  3. Impugnação da matéria de facto.

    A prova produzida na audiência de discussão e julgamento foi objeto de gravação, impondo-se a reapreciação da prova gravada quanto aos factos adiante indicados, o que, desde já, se requer.

    1. Dos factos que, na douta sentença recorrida, foram considerados provados, alguns houve que, face à prova produzida e ou à omissão da sua alegação, deveriam ter sido considerados não provados. Tais factos são os seguintes: a) “O material base ou material de partida para a produção do Ácido Zoledrónico é o ácido imidazol-1-il acético” (Ponto 23) dos Factos Provados; b) “A PT 86167 reivindica um processo de preparação de uma família de ácidos em que se engloba o Ácido Zoledrónico, e que envolve, designadamente, a reação de um ácido apropriado de certa fórmula geral com ácido fosforoso e tricloreto de fósforo (Ponto “ 25) dos Factos Provados); c) “O processo indicado na reivindicação 1ª da PT 86167, ao prever que R1 possa ser um radical heteroaromático com 5 membros que contém 2 a 4 átomos de azoto que “não está substituído ou que está substituído/ e R2 representa hidroxilo”, engloba a produção de Ácido Zoledrónico” (Ponto 26) dos Factos Provados); d) “A reivindicação 1b tem o seguinte teor: «Processo para a preparação de um ácido alcanodifusfónico, em particular, de um ácido heteroarilalcano difusfónico de fórmula (/) em que R1 representa um radical heteroarilo com cinco membros que contêm como heteroátomos 2 a 4 átomos de azoto ou 1 (/) caracterizado por (/) se fazer reagir um composto da fórmula R1-CH2–X3 (III) em que X3 é um grupo carboxi (/), em que o radical R1 pode ser substituído pode ter um átomo de azoto temporariamente protegido com ácido fosforoso e tricloreto fosforoso e, quando se parte de um composto da fórmula III (/)» (Ponto 29) dos Factos Provados); e) Consta deste ponto uma transcrição parcial da reivindicação 2b), constante do Doc. 1 junto com a petição inicial. (Ponto 32) dos Factos Provados); f) “A PT 86167 corresponde à Patente Europeia 0275821B1 e é também semelhante à espanhola e americana, que reivindicam a mesma prioridade (Doc. n.º 15 junto à petição inicial e depoimento da Doutora M...)”. (Ponto 34) dos Factos Provados); g) “É improvável que um técnico com conhecimentos na área, lendo o texto da reivindicação 1ª, alínea b) da PT 86167, onde a falta de uma vírgula poderia constituir entrave à compreensão do mesmo por um leigo, conclua que se...

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